เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องหมายต่อสินค้าตามรายการสินค้าที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ และไม่ใช่ในลักษณะที่เป็นการใช้อย่างเครื่องหมายการค้าแล้ว จึงไม่เป็นความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้า

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๔๐/๒๕๕๓ โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายประเทศสวีเดน มีนายเพอร์ มาร์ติน เพ็ทเทอร์สัน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ โจทก์มอบอำนาจให้นายวรชัยและ/หรือบริษัทวิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จำกัด ฟ้องและดำเนินคดีนี้แทน จำเลยที่ 1เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน โจทก์เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “Q-MATIC” ต่อนายทะเบียน สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับสินค้าจำพวก 9 คือ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ใช้กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โจทก์ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องจัดระบบคิว เครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์บัตรคิว ซอฟต์แวร์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Q-MATIC” และได้ใช้คำว่า “Q-MATIC” เป็นชื่อทางการค้า โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี โดยใช้แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โจทก์เคยอนุญาตให้จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ที่มีเครื่องหมายการค้า “Q-MATIC” ของโจทก์ในเขตประเทศไทย ต่อมาวันที่ 23 กันยายน 2545 โจทก์มีหนังสือแจ้งเพิกถอนการอนุญาตแก่จำเลยที่ 1 และห้ามจำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้า “Q-MATIC” ประกอบเป็นชื่อบริษัทและชื่อทางการค้าของจำเลยที่ 1 หรือแสดงต่อบุคคลภายนอกว่า จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า “Q-MATIC” อีกต่อไป ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2546 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2546 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกันกระทำผิดต่อโจทก์โดยนำเครื่องหมายการค้าคำว่า “Q-MATIC” ของโจทก์พิมพ์ในหัวกระดาษจดหมาย เอกสารธุรกิจ และตราประทับของจำเลยที่ 1 แล้วนำเอกสารที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวไปติดต่อทางธุรกิจของจำเลยที่ 1 กับบุคคลภายนอกหลายกรรมต่างกัน คือ วันที่ 7 มีนาคม 2546 เวลากลางวัน จำเลยทั้งสองได้ออกจดหมายที่มีเครื่องหมายการค้า “Q-MATIC” ของโจทก์ที่หัวกระดาษจดหมายและตราประทับของจำเลยที่ 1 ไปยังลูกค้า เพื่อยืนยันว่า จำเลยทั้งสองมีสิทธิประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าระบบจัดการคิว ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ วันที่ 11 มีนาคม 2546 เวลากลางวัน จำเลยทั้งสองได้ให้พนักงานของจำเลยที่ 1 ออกใบสั่งงานแก่ที่ทำการไปรษณีย์บางกอกน้อย ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีเครื่องหมายการค้า “Q-MATIC” ของโจทก์ เพื่อส่งมอบสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้า วันที่ 9 เมษายน 2546 เวลากลางวัน จำเลยทั้งสองได้สั่งการให้นางสาวธมลวรรณ ลูกจ้างจำเลยที่ 1 ออกจดหมายและใบสั่งงานให้แก่ที่ทำการไปรษณีย์พัทยา ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีเครื่องหมายการค้า “Q-MATIC” ของโจทก์ปรากฏที่หัวกระดาษจดหมายและตราประทับของจำเลยที่ 1 เพื่อติดต่องานกับลูกค้าของจำเลยทั้งสอง เมื่อวันที่ 7 ถึง 8 พฤษภาคม 2546 จำเลยทั้งสองได้สั่งการให้นายณรงค์ศักดิ์ และนายกิติพศ ไม่ทราบนามสกุล ลูกจ้างจำเลยที่ 1 ออกใบสั่งงานให้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาประตูช้างเผือก ซึ่งใบสั่งงานมีเครื่องหมายการค้า “Q-MATIC”ของโจทก์ปรากฏที่หัวกระดาษเอกสารเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า และวันเวลาใดไม่ปรากฏชัดตั้งแต่เดือนเมษายน 2546 ตลอดมาถึงวันฟ้อง จำเลยทั้งสองได้ใช้คำว่า “Q-MATIC” ลงโฆษณากิจการค้าของจำเลยที่ 1 ในอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.q - maticthailand.com ซึ่งประชาชนทั่วไปทั่วประเทศสามารถเปิดดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการค้าและบริการของจำเลยที่ 1 ได้ การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของโจทก์มาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้า หรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าสินค้า บริการ หรือการค้าของจำเลยที่ 1 นั้นเป็นสินค้าหรือการค้าของโจทก์ และเป็นกรณีที่จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 109 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272, มาตรา 274 ประกอบมาตรา 83, มาตรา 91 และสั่งให้จำเลยทั้งสองระงับหรือห้ามการใช้เครื่องหมายการค้า “Q-MATIC” ของโจทก์ รวมทั้งเว็บไซต์ www.q - maticthailand.com ให้จำเลยทั้งสองทำลายเอกสารและสิ่งของต่าง ๆ ที่มีเครื่องหมายการค้า “Q-MATIC” ซึ่งอยู่ในความครอบครองของจำเลยทั้งสองเสียทั้งสิ้น ห้ามจำเลยทั้งสองใช้ชื่อ “คิว เมติค” เป็นชื่อบริษัทจำเลยที่ 1 อีกต่อไป

          ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

          จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

          ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

          โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

          ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า                “         พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายประเทศสวีเดน โจทก์มอบอำนาจให้นายวรชัย และ/หรือ บริษัทวิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จำกัด ฟ้องและดำเนินคดีแทน ตามหนังสือมอบอำนาจพร้อมคำแปลและหนังสือมอบอำนาจช่วงเอกสารหมาย จ.2 และ จ.1 โจทก์ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องจัดระบบคิว เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และกระดาษพิมพ์บัตรคิว ใช้เครื่องหมายการค้าว่า “Q-MATIC” ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย สำหรับสินค้าจำพวก รายการสินค้าคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องพิมพ์ใช้กับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2544 ตามเอกสารหมาย จ.3 และ จ.4 ส่วนจำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534 โดยมีจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทมีผลผูกพันจำเลยที่ 1 ได้ ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.5 ดวงตราสำคัญของจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมาย จ.5 แผ่นที่ 3 และเอกสารหมาย จ.8, จ.10 ด้านล่างซ้ายมือ โจทก์เคยอนุญาตให้จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ของโจทก์ในประเทศไทยตั้งแต่จำเลยที่ 1 ก่อตั้งบริษัท ต่อมาโจทก์เพิกถอนการอนุญาตให้จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนจำหน่าย และห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้าที่โจทก์จดทะเบียนไว้ มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์นำสืบว่า จำเลยทั้งสองกระทำผิด 5 กระทง โดยการใช้และแสดงออกซึ่งเอกสารตามเอกสารหมาย จ.8 ถึง จ.12 รวม 5 ชุด อันเป็นความผิดตามฟ้องข้อ 3.1 ถึง 3.5 โดยการเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของโจทก์มาใช้หรือทำให้ปรากฏที่รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้า หรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าสินค้า บริการ หรือการค้าของจำเลยที่ 1 นั้น เป็นสินค้าหรือการค้าของโจทก์อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) และเป็นกรณีที่จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274 และตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 109 เห็นว่า สำหรับความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 มาตรา 109 นั้น โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น เมื่อโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวก 9 รายการสินค้า คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ใช้กับคอมพิวเตอร์ เครื่องปลายทางคอมพิวเตอร์ จอภาพคอมพิวเตอร์เครื่องเซ็นเซอร์บัตร ส่วนจำเลยทั้งสองใช้ตราประทับของจำเลยที่ 1 อันมีเครื่องหมายอักษรโรมัน Q และคำว่า Q-MATIC ประกอบอยู่ด้วยเป็นหัวกระดาษจดหมายที่จำเลยทั้งสองมีถึงลูกค้าของจำเลยทั้งสองตามเอกสารหมาย จ.8 และ จ.10 กับเป็นหัวกระดาษใบสั่งงานตามเอกสารหมาย จ.9 และ จ.11 และใช้ลงโฆษณากิจการของจำเลยทั้งสองทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของจำเลยทั้งสองตามเอกสารหมาย จ.12 แม้จะตรงกับเครื่องหมายการค้าพิพาทอยู่ด้วย แต่เมื่อจำเลยทั้งสองไม่ได้ใช้เครื่องหมายต่อสินค้าตามรายการสินค้าที่โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ และไม่ใช่ในลักษณะที่เป็นการใช้อย่างเครื่องหมายการค้าแล้ว การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงไม่เป็นความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 109 ส่วนความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274 นั้น เมื่อมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ให้ใช้ มาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแทนบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลียนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนภายในราชอาณาจักรตามมาตรา 274 แห่งประมวลกฎหมายอาญาแล้ว จึงไม่จำต้องวินิจฉัยความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274 อีก สำหรับความผิดฐานเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) นั้น เห็นว่า การกระทำที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) นั้น จะต้องได้ความว่า ผู้กระทำมีเจตนาพิเศษในการเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่น แต่ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติแล้วว่า เดิมโจทก์อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ซึ่งมีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าคำว่า Q-MATICการที่จำเลยทั้งสองใช้คำดังกล่าวในการประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการใช้ตามสิทธิที่จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตจากโจทก์ ไม่ใช่เป็นการกระทำอันมีลักษณะเป็นการเอาชื่อ รูป หรือรอยประดิษฐ์ในการประกอบการค้าคำว่า Q-MATIC ของโจทก์ไปใช้กับการประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ โดยมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของโจทก์แต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติต่อไปว่า จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยใช้ตราประทับดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีคำว่า Q-MATIC ประกอบอยู่ด้วย ตั้งแต่ก่อนที่โจทก์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในราชอาณาจักรหรืออนุญาตให้จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์ในราชอาณาจักรแล้ว ย่อมแสดงให้เห็นว่า จำเลยที่ 1 ดำเนินกิจการโดยแสดงออกว่าเป็นสินค้าและการค้าของจำเลยที่ 1 เองมาโดยตลอด หาได้มีเจตนาพิเศษเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของโจทก์แต่อย่างใด แม้ต่อมาโจทก์จะได้แจ้งยกเลิกการอนุญาตให้จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์ และไม่ประสงค์จะให้จำเลยที่ 1 ใช้คำว่า Q-MATIC ประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 ต่อไป หากจำเลยทั้งสองยังคงใช้คำดังกล่าวต่อไปอีกก็ย่อมเป็นเพียงความรับผิดทางแพ่งของจำเลยทั้งสอง หากมี ทั้งการที่จำเลยที่ 1 ใช้ตราประทับตามที่จดทะเบียนนิติบุคคลโดยใช้ชื่อและตราประทับที่ประกอบด้วยคำว่า Q-MATIC มาก่อนที่โจทก์จะอนุญาตให้จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์ในราชอาณาจักรนั้นก็ยังมีข้อโต้แย้งอยู่ว่า โจทก์มีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 ใช้ดังกล่าวในการประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 หรือไม่ การกระทำของจำเลยทั้งสองยังไม่มีเจตนาอันเป็นองค์ประกอบของการกระทำความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) และเมื่อการกระทำของจำเลยทั้งสองไม่เป็นความผิดอาญาทั้งสองฐานความผิดที่โจทก์ฟ้อง โจทก์จึงไม่อาจขอให้บังคับจำเลยทั้งสองตามคำขอทางแพ่งท้ายคำฟ้อง ซึ่งเป็นคำขอที่เป็นผลต่อเนื่องจากความผิดอาญาที่โจทก์ฟ้อง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น”

          พิพากษายืน.

( ประจวบ พัชนีรัตนกรณ์ - อร่าม เสนามนตรี - ธนพจน์ อารยลักษณ์ )